Le moyen tiré de la notoriété n’est pas recevable devant l’OAPI
Le sieur M. BARRY ayant déposé la marque FACEBOOK ENERGY en classe 32 (boisson énergisante), la société FACEBOOK Inc. y a formé opposition et revendication de propriété, les deux procédures étant essentiellement fondées sur la notoriété antérieurement acquise de la marque FACEBOOK. Les deux actions de FACEBOOK Inc. seront rejetées par le Directeur Général de l’OAPI. Saisie, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a rendu deux décisions.
La première décision a confirmé celle du Directeur Général et rejeté l’opposition au motif que le moyen tiré de la notoriété de la marque FACEBOOK sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris ne peut être excipé dans le cadre de la procédure d’opposition, laquelle doit reposer sur un droit antérieur « enregistré » et indiquant qu’en vertu de l’article 6 Annexe III ABR 1999 (Article 5 Annexe III ABR 2015), ce moyen relève du contentieux de l’annulation dont la compétence relève exclusivement des juridictions judiciaire des Etats membres.
La deuxième décision rendue le même jour, rejette la revendication de propriété de FACEBOOK Inc. contre la marque FACEBOOK ENERGY, motif pris cette fois ce que i) FACEBOOK INC. n’a pas produit de preuves suffisantes de l’usage antérieur de la marque «FACEBOOK» revendiquée sur le territoire des Etats membres de l ‘OAPI en rapport avec les produits de la classe 32 et ii) que le moyen tiré de la notoriété au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris relevait des seules juridictions judiciaires des Etats membres dans le cadre de l’action en annulation de l’enregistrement.
L’on peut s’interroger sur le bien-fondé du motif tiré de l' »irrecevabilité » du moyen tiré de la notoriété de la marque dans le cadre de l’opposition ou de la revendication de propriété dans la mesure où celle-ci n’était élevée par FACEBOOK Inc. dans ces différentes procédures que pour réclamer la protection renforcée accordée aux marques notoires du fait de leur exposition et du risque accrû de confusion qui en résulte. Dès lors, ce moyen ne peut-il pas être évoqué devant l’OAPI à l’appui de la démonstration de l’existence du risque de confusion en vue d’obtenir des offices de protection le refus ou l’invalidation d »un enregistrement comme prescrit par l’article 6 bis de la Convention de Paris et l’Accord ADPIC ?
« Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office, si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage de fabrique ou de commerce que constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction susceptible de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires, il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci … »
La marque notoire est celle connue d’une très large fraction du public. Afin de limiter les pratiques de parasitisme, elle bénéficie d’une protection spécifique qui lui permet de faire échec aux principes de territorialité et de spécialité du droit des marques : elle peut être protégée dans son domaine d’activité même si elle n’a pas été déposée sur un territoire donné. A certaines conditions, elle peut même être protégée pour une classe de produits autre que celles protégées par le dépôt (et ainsi faire échec au principe de spécialité) : (1) les produits et services pour lesquels l’autre marque est utilisée ou pour laquelle la protection est demandée ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoire a acquis sa réputation ; (2) l’utilisation de l’autre marque indiquerait un lien entre ces produits et ceux de la marque notoire ; (3) cet amalgame risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier (article 16 ADPIC).
Les décisions rapportées peuvent laisser présager de temps incertains pour les titulaires de marques notoires.